貝某公司訴國家知識產(chǎn)權局發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛案-本領域技術人員無法從專利申請文件中合理確定的技術效果不能通過補交實驗數(shù)據(jù)來證明
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-024-011
關鍵詞
行政/專利相關的行政案件/發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛/創(chuàng)造性/補交實驗數(shù)據(jù)/技術效果/合理確定
基本案情
本案涉及申請?zhí)枮?00910266327.XXX，名稱為“用于治療慢性阻塞性肺病的藥物”的發(fā)明專利申請（以下簡稱涉案專利申請），申請人為貝某公司。經(jīng)實質審查，國家知識產(chǎn)權局原審查部門于2012年6月1日發(fā)出駁回決定，以說明書不符合2001年修訂的《中華人民共和國專利法》（簡稱專利法）第二十六條第三款為由駁回了涉案專利申請。駁回決定認為，涉案專利申請權利要求1請求保護式1a化合物，但僅僅列出制備實施例未給出能夠證明該化合物可以有效治療COPD的任何定性或者定量實驗數(shù)據(jù)。貝某公司在審查過程中提交了對比文件1，但本領域技術人員根據(jù)包括該對比文件在內(nèi)的現(xiàn)有技術不能合理預測涉案專利申請式1a化合物可以有效治療COPD。
貝某公司對上述駁回決定不服，向原專利復審委員會提出了復審請求，并提交了證據(jù)1—化合物1a和現(xiàn)有技術化合物的生物學數(shù)據(jù)的結果，同時附了相應的細胞測定法。原專利復審委員向貝某公司發(fā)出復審通知書，指出權利要求1-4相比于對比文件1不具備創(chuàng)造性。經(jīng)貝某公司陳述意見，原專利復審委員會于2014年11月28日作出第78017號復審請求審查決定（簡稱被訴決定），認定權利要求1的技術方案相對于對比文件1是顯而易見的，貝林格爾公司提交的證據(jù)1是涉案專利申請的申請日以后提交的，并不能證明其在涉案專利申請的申請日以前就已發(fā)現(xiàn)并驗證化合物1a具有所述的“較之β1受體，是非常有力的β2受體部分激動劑”性質，不能用于證明涉案專利申請的創(chuàng)造性。據(jù)此，維持原駁回決定。
貝某公司不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權法院提起行政訴訟。北京知識產(chǎn)權法院一審認為，本領域技術人員容易想到在對比文件1實施例4的基礎上將OH從5位修改為6位從而得到涉案專利申請要求保護的化合物，而涉案專利申請說明書中僅泛泛記載本發(fā)明的技術效果為具有較長活性作用期和就β2腎上腺素受體而言的高度選擇性，但并未提供任何實驗數(shù)據(jù)支持該技術效果。在這種情況下，涉案專利申請說明書中的效果僅是斷言，不能據(jù)此認為涉案專利申請具有意料不到的技術效果。
北京知識產(chǎn)權法院于2015年11月20日作出（2015）京知行初字第3431號判決，駁回貝某公司的訴訟請求。貝某公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院于2017年10月11日作出判決，駁回上訴，維持原判。貝某公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2019年12月31日作出(2018)最高法行申3961號裁定，駁回貝某公司的再審申請。
裁判理由
最高人民法院經(jīng)審查認為，在創(chuàng)造性判斷中，發(fā)明是否取得預料不到的技術效果是重要的參考因素。預料不到的技術效果是指相對于現(xiàn)有技術，其技術效果產(chǎn)生“質”或“量”的顯著變化，或是具有新的性能或是超出合理預期，而這樣的變化是本領域技術人員在專利申請日難以預測或者推理出來的。本案中，貝某公司提交了補充實驗數(shù)據(jù)，擬證明涉案專利申請權利要求1相對于對比文件1取得了異常強效且對β2腎上腺素受體具有高度選擇性的技術效果，因而具備創(chuàng)造性。對此，最高人民法院認為，在案證據(jù)不能證明涉案專利申請取得了上述預料不到的技術效果，主要理由如下：
首先，涉案專利申請所屬的化學醫(yī)藥領域，其研究基礎為實驗科學，可預測性相對較低，技術方案的實現(xiàn)或是技術效果的存在很大程度上要依賴于實驗數(shù)據(jù)的驗證和支持。因此，該領域的專利申請人常常通過在申請日后提交補充實驗數(shù)據(jù)來證明其申請專利的發(fā)明取得某種技術效果，以期獲得專利授權。一方面，補充實驗數(shù)據(jù)在性質上屬于當事人提交的證據(jù)，應當予以審查，即應當允許專利申請人提交補充實驗數(shù)據(jù)證明其主張的技術效果。另一方面，專利法第九條第二款規(guī)定：“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權授予最先申請的人。”先申請制是我國專利制度乃至于絕大多數(shù)國家和地區(qū)專利制度的基石。補充實驗數(shù)據(jù)的提交時間在專利申請日后，其作為擬證明申請日時發(fā)明創(chuàng)造具有特定技術效果的證據(jù)，在滿足真實性、合法性和關聯(lián)性的基礎上，對其證明力的審查應當體現(xiàn)先申請制的要求，以專利申請公開的內(nèi)容為依據(jù)，審查補充實驗數(shù)據(jù)擬證明的技術效果是否屬于本領域技術人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的，防止申請人以申請日后完成的發(fā)明創(chuàng)造獲得在先申請日的技術壟斷利益。即補充實驗數(shù)據(jù)能夠被采信的條件是，其只能作為進一步證明專利申請文件公開的技術效果的補強性證據(jù)。否則，將導致專利申請人獲得的專利權范圍超過其在申請日時對現(xiàn)有技術做出的貢獻，亦有違專利法“以公開換保護”的精神實質。
其次，關于補充實驗數(shù)據(jù)所證明的技術效果屬于本領域技術人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的，通常存在兩種情況，一是該技術效果在專利申請文件中沒有明確記載，但是，本領域的技術人員在申請日根據(jù)專利申請文件以及本領域公知常識，基于其知識水平和認知能力能夠合理確定的；二是該技術效果在專利申請文件中予以明確記載且本領域技術人員在申請日能夠合理確定的。需要注意的是，對于專利申請文件中僅僅是聲稱或者斷言，但缺乏定性或者定量實驗數(shù)據(jù)或者其他客觀依據(jù)予以印證的技術效果，本領域技術人員無法合理確定的，不能通過補充實驗數(shù)據(jù)來證明。
最后，本案中，貝某公司在一、二審中提交的證據(jù)均不能證明其補充實驗數(shù)據(jù)形成于優(yōu)先權日之前，屬于現(xiàn)有技術。雖然涉案專利申請說明書確實記載了“其不僅具有異常強效且就β2腎上腺素受體而言，具有高度選擇性的特性”的技術效果，且該技術效果未在對比文件1中公開，但是，涉案專利申請說明書中沒有關于該技術效果的任何定性或者定量的實驗數(shù)據(jù)，也沒有其他的內(nèi)容予以印證，本領域技術人員根據(jù)涉案專利申請公開的內(nèi)容以及本領域公知常識，基于其知識水平和認知能力難以在申請日時合理確定該技術效果的客觀存在。在此情況下，不能基于貝某公司提交的補充實驗數(shù)據(jù)證明涉案專利申請相對于對比文件1取得了預料不到的技術效果。
裁判要旨
對于申請日后提交的補充實驗數(shù)據(jù)，應當予以審查，但補充實驗數(shù)據(jù)只能作為進一步證明專利申請文件公開的技術效果的補強性證據(jù)。對于專利申請文件中僅僅是聲稱或者斷言，但缺乏定性或者定量實驗數(shù)據(jù)或者其他客觀依據(jù)予以印證的技術效果，本領域技術人員無法合理確定的，不能通過補充實驗數(shù)據(jù)來證明。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條第3款
一審：北京知識產(chǎn)權法院（2015）京知行初字第3431號（2015年11月20日）
二審：北京市高級人民法院（2017）京行終第2470號（2017年10月11日）
再審：最高人民法院（2018）最高法行申3961號（2019年12月31日）
