以色列某公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、深圳某電子公司實(shí)用新型專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案-平行無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序中權(quán)利要求修改的影響
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-13-3-024-042
關(guān)鍵詞
行政/實(shí)用新型專利權(quán)無(wú)效/修改權(quán)利要求/審查基礎(chǔ)
基本案情
以色列某公司系專利號(hào)為201390000237.X、名稱為“頭發(fā)矯直刷”的實(shí)用新型專利（以下簡(jiǎn)稱本專利）的專利權(quán)人。深圳某電子公司于2015年9月21日請(qǐng)求宣告本專利權(quán)無(wú)效。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2016年10月19日作出第30338號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱被訴決定），宣告本專利權(quán)無(wú)效。以色列某公司不服被訴決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請(qǐng)求判令撤銷被訴決定并責(zé)令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
深圳某電子公司還曾于2016年2月1日針對(duì)本專利提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，在該無(wú)效程序中，以色列某公司修改了權(quán)利要求，在授權(quán)公告文本基礎(chǔ)上，刪除權(quán)利要求1、4、9，將權(quán)利要求1、4、9合并為新的權(quán)利要求1，并相應(yīng)修改其余權(quán)利要求的編號(hào)和引用關(guān)系。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審查后認(rèn)為上述修改符合《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，并在修改后的權(quán)利要求的基礎(chǔ)上，于本案被訴決定的前一日即2016年10月18日作出第30358號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱第30358號(hào)決定），宣告本專利權(quán)無(wú)效。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，被訴決定審查基礎(chǔ)為本專利授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求，而以色列某公司在針對(duì)本專利的另一無(wú)效程序中修改了前述權(quán)利要求且該修改后的權(quán)利要求已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局接受，因此被訴決定的審理已不具有實(shí)質(zhì)意義。故于2019年10月21日作出的（2017）京73行初2435號(hào)行政判決：駁回以色列某公司的訴訟請(qǐng)求。以色列某公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張?jiān)谏婕氨緦＠膬蓚€(gè)無(wú)效決定均未生效的情況下，本專利的另一無(wú)效決定并未導(dǎo)致本案被訴決定的審查基礎(chǔ)發(fā)生變化，仍應(yīng)對(duì)本案被訴決定作實(shí)質(zhì)審理。最高人民法院于2020年12月3日作出（2020）最高法知行終93號(hào)行政判決：撤銷一審判決和被訴決定，駁回以色列某公司的其他上訴請(qǐng)求。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：在涉及同一專利權(quán)的多個(gè)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序中，專利權(quán)人在其中一個(gè)程序中對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了修改，且該修改符合專利法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)視為專利權(quán)人對(duì)原權(quán)利要求的放棄，專利權(quán)人對(duì)其權(quán)利的處分必然會(huì)對(duì)其他尚未完成的、涉及同一專利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查行政程序及后續(xù)的行政訴訟程序產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
在第30358號(hào)決定涉及的無(wú)效宣告請(qǐng)求程序中，以色列某公司作為專利權(quán)人修改了權(quán)利要求書且已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局接受，修改方式為刪除權(quán)利要求1、4、9，將權(quán)利要求1、4、9合并為新的權(quán)利要求1，并相應(yīng)修改其余權(quán)利要求的編號(hào)和引用關(guān)系,上述修改構(gòu)成對(duì)其修改前的權(quán)利要求的放棄，必然會(huì)對(duì)同時(shí)正在進(jìn)行中的無(wú)效宣告請(qǐng)求程序即本案涉及的無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。在此情況下，本案的無(wú)效請(qǐng)求審查程序不應(yīng)再基于本專利授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求書即修改前的權(quán)利要求繼續(xù)審查并作出決定。第30358號(hào)決定于2016年10月18日作出，宣告本專利權(quán)全部無(wú)效，而國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局又基于授權(quán)公告時(shí)即修改前的權(quán)利要求于同月19日作出本案被訴決定宣告本專利權(quán)全部無(wú)效。本案被訴決定作出時(shí)，實(shí)質(zhì)上審查基礎(chǔ)已不復(fù)存在而無(wú)繼續(xù)審查之必要，故應(yīng)對(duì)已作出的被訴決定予以撤銷，且國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局也無(wú)需重新作出審查決定。一審判決關(guān)于被訴決定的審理基礎(chǔ)已經(jīng)發(fā)生變化，針對(duì)被訴決定的審理已不具有實(shí)質(zhì)意義的認(rèn)定正確，但未對(duì)本案被訴決定作出處理，予以糾正。
裁判要旨
同一專利權(quán)的多個(gè)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序中，專利權(quán)人在其中一個(gè)程序中修改了權(quán)利要求且該修改被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局接受的，以修改前的權(quán)利要求為審查基礎(chǔ)的在后被訴決定引發(fā)的專利確權(quán)行政案件，因?qū)彶榛A(chǔ)已不復(fù)存在而無(wú)繼續(xù)審理之必要。此時(shí)，人民法院應(yīng)當(dāng)撤銷有關(guān)在后被訴決定。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第70條第3項(xiàng)
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2017）京73行初2435號(hào)行政判決（2019年10月21日）
二審：最高人民法院（2020）最高法知行終93號(hào)行政判決（2020年12月3日）
