某股份有限公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案-已知化合物藥用發(fā)明的創(chuàng)造性判斷
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-13-3-024-044
關(guān)鍵詞
行政/發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審/創(chuàng)造性/已知產(chǎn)品的用途發(fā)明
基本案情
某股份有限公司系申請(qǐng)?zhí)枮?0141028631X.X、名稱為“癌癥的治療”的發(fā)明專利申請(qǐng)（以下簡(jiǎn)稱本申請(qǐng)）的申請(qǐng)人，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第162306號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱被訴決定）認(rèn)為本申請(qǐng)不具備創(chuàng)造性。某股份有限公司認(rèn)為，被訴決定關(guān)于對(duì)比文件1公開(kāi)內(nèi)容認(rèn)定錯(cuò)誤，對(duì)比文件1公開(kāi)了化合物A為免疫抑制劑，可用于移植排斥、自身免疫性疾病和炎性病癥，從未公開(kāi)化合物A可用于治療腫瘤。本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對(duì)比文件1無(wú)法想到將化合物A用于治療腎實(shí)體瘤，本申請(qǐng)權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。故向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2020年6月29日作出（2019）京73行初4108號(hào)行政判決：駁回某股份有限公司的訴訟請(qǐng)求。
某股份有限公司提出上訴，主張本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對(duì)比文件無(wú)法想到將化合物A用于治療腎實(shí)體瘤；本申請(qǐng)的化合物A用于治療晚期腎癌比現(xiàn)有藥物更有效，具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，本申請(qǐng)具備創(chuàng)造性。
最高人民法院于2021年12月2日作出（2020）最高法知行終558號(hào)行政判決：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：用途發(fā)明的本質(zhì)在于產(chǎn)品性能的應(yīng)用，不在于產(chǎn)品本身。用途發(fā)明是在對(duì)醫(yī)藥化學(xué)產(chǎn)品進(jìn)行研究過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)其具有本質(zhì)上不同于現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)用的某種或某些特有的性質(zhì)。用途發(fā)明可以分為新產(chǎn)品的用途發(fā)明和已知產(chǎn)品的用途發(fā)明。對(duì)比文件1公開(kāi)了化合物A，已經(jīng)教導(dǎo)了化合物A可以用作抗腫瘤的藥物，本申請(qǐng)權(quán)利要求限定的腎實(shí)體瘤是腫瘤的一種，因此本申請(qǐng)屬于已知產(chǎn)品的用途發(fā)明。對(duì)于已知產(chǎn)品的用途發(fā)明，該用途是否能從產(chǎn)品本身已知的活性性質(zhì)以及現(xiàn)有用途中顯而易見(jiàn)的得出是判斷該技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性的關(guān)鍵。當(dāng)發(fā)明是從現(xiàn)有技術(shù)概括的用途中選擇其中一種適應(yīng)癥時(shí)，因現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)教導(dǎo)較強(qiáng)，發(fā)明是否非顯而易見(jiàn)還要考慮其是否取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果。如果技術(shù)效果是從現(xiàn)有技術(shù)中可以合理預(yù)見(jiàn)到的，則該用途發(fā)明不具備創(chuàng)造性。根據(jù)本申請(qǐng)說(shuō)明書關(guān)于實(shí)施例A.2、實(shí)施例B.6和實(shí)施例B.7的記載，本申請(qǐng)僅僅是驗(yàn)證了化合物A治療腫瘤的作用機(jī)理，并根據(jù)該機(jī)理推測(cè)其可對(duì)多種具體腫瘤產(chǎn)生治療效果，而這一效果，本領(lǐng)域技術(shù)人員在對(duì)比文件1的啟示下存在合理的預(yù)期。本申請(qǐng)推斷出化合物A能夠治療包括腎實(shí)體瘤在內(nèi)的多個(gè)腫瘤的效果，與在對(duì)比文件1公開(kāi)內(nèi)容基礎(chǔ)上對(duì)化合物A治療腫瘤的活性的預(yù)期效果是一致的，屬于對(duì)比文件1的驗(yàn)證，未超出本領(lǐng)域技術(shù)人員的預(yù)期。本申請(qǐng)權(quán)利要求雖然存在腎實(shí)體瘤的限定，但并未在說(shuō)明書中記載與此限定相關(guān)的創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)。在對(duì)比文件1公開(kāi)的抗腫瘤以及記載有抗腫瘤檢測(cè)方案的基礎(chǔ)上得到本申請(qǐng)所限定的腎實(shí)體瘤的技術(shù)方案，對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，并未取得預(yù)料不到的技術(shù)效果。綜上，本申請(qǐng)不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，不具備創(chuàng)造性。
裁判要旨
已知產(chǎn)品的用途發(fā)明中，該產(chǎn)品用途能否從產(chǎn)品本身已知的活性性質(zhì)以及現(xiàn)有用途中顯而易見(jiàn)地得出，是創(chuàng)造性判斷的關(guān)鍵。如果該已知產(chǎn)品的用途發(fā)明是從現(xiàn)有技術(shù)概括的用途中選擇其中一種適應(yīng)癥且并未取得預(yù)料不到的技術(shù)效果，則其不具備創(chuàng)造性。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)專利法》第22條第3款（本案適用的是2001年7月1日施行的《中華人民共和國(guó)專利法》第22條第3款）
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初4108號(hào)行政判決（2020年6月29日）
二審：最高人民法院（2020）最高法知行終558號(hào)行政判決（2021年12月2日）
