宋某等訴國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局實(shí)用新型專利申請駁回復(fù)審行政糾紛案-說明書是否充分公開的審查
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2023-13-3-024-019
關(guān)鍵詞
行政/實(shí)用新型專利申請/駁回復(fù)審程序/說明書充分公開/審查對象
基本案情
宋某等系專利申請?zhí)枮?01620402906.0、名稱為“高效轉(zhuǎn)盤式水力發(fā)電機(jī)組”的實(shí)用新型專利申請（以下簡稱本申請）的專利申請人。經(jīng)實(shí)質(zhì)審查，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原審查部門于2016年11月30日發(fā)出駁回決定，駁回了本申請。宋某等對上述駁回決定不服，于2016年12月8日向原國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡稱專利復(fù)審委員會(huì)）提出了復(fù)審請求。專利復(fù)審委員會(huì)于2017年7月12日作出第126394號(hào)復(fù)審請求審查決定（以下簡稱被訴決定），認(rèn)定本申請說明書及附圖所記載的內(nèi)容不能構(gòu)成一個(gè)清楚完整的技術(shù)方案，說明書公開不充分，維持國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對本申請作出的駁回決定。宋某等不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2020年1月20日作出（2017）京73行初7281號(hào)行政判決：駁回宋某等的訴訟請求。宋某等提出上訴，最高人民法院于2021年12月3日作出（2020）最高法知行終520號(hào)行政判決：一、撤銷北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2017）京73行初7281號(hào)行政判決；二、撤銷原國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)第126394號(hào)復(fù)審請求審查決定；三、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對宋某等就201620402906.0號(hào)“高效轉(zhuǎn)盤式水力發(fā)電機(jī)組”實(shí)用新型專利申請?zhí)岢龅膹?fù)審請求重新作出審查決定。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：專利說明書應(yīng)該清楚、完整地描述發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠理解和實(shí)施技術(shù)方案。專利說明書記載的內(nèi)容并非必然針對權(quán)利要求所要求保護(hù)的內(nèi)容，其可能承載超出權(quán)利保護(hù)范圍的技術(shù)方案及其技術(shù)效果，實(shí)踐中也普遍存在當(dāng)事人基于同樣的說明書分別要求多項(xiàng)權(quán)利的保護(hù)的情形。要求說明書充分公開，是因?yàn)閷＠麢?quán)需要以技術(shù)方案的公開換取專有權(quán)的保護(hù)，由于授權(quán)的對象是權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案，故判斷說明書是否公開充分也應(yīng)當(dāng)針對權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案及其所要解決的技術(shù)問題。對于說明書中雖有記載，但并非權(quán)利要求限定的技術(shù)方案及其所解決的技術(shù)問題，本技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能否實(shí)現(xiàn)該技術(shù)方案，解決該技術(shù)問題，不應(yīng)當(dāng)影響專利申請的授權(quán)。
本案中，盡管本申請整體要解決提高電能轉(zhuǎn)換效率、減少能耗的問題，但系通過不同技術(shù)手段在不同層面解決減少能耗的問題，相互之間亦不存在協(xié)同作用的關(guān)系。宋某等在提交復(fù)審請求時(shí)修改的權(quán)利要求中，刪除了原從屬權(quán)利要求3-6中關(guān)于圓形支撐墻及通過配重調(diào)節(jié)阻水板角度的技術(shù)特征，該修改已經(jīng)被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局接受。就修改后保留的權(quán)利要求1、2而言，其并未涉及圓形支撐墻及通過配重調(diào)節(jié)阻水板的角度等技術(shù)特征，相應(yīng)的技術(shù)效果亦并非本申請權(quán)利要求1、2限定的技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，不應(yīng)成為評(píng)價(jià)本申請說明書是否公開充分的對象。被訴決定的決定理由部分及一審判決僅以本領(lǐng)域技術(shù)人員不能清楚地知曉圓形支撐墻的具體結(jié)構(gòu)及通過配重調(diào)節(jié)阻水板的角度如何實(shí)現(xiàn)為由認(rèn)為本申請說明書公開不充分有所不當(dāng)。申請人放棄在本申請中保護(hù)形成圓形支承墻及通過配重調(diào)節(jié)阻水板的技術(shù)手段后，本申請要求保護(hù)的技術(shù)方案不再要解決減少阻力桿轉(zhuǎn)動(dòng)過程中的阻力這一技術(shù)問題，說明書中僅清楚地記載通過安裝減摩機(jī)構(gòu)提高電能轉(zhuǎn)換效率的實(shí)施方式并不會(huì)導(dǎo)致說明書公開不充分。因此，針對宋某等修改后的權(quán)利要求，本申請說明書公開充分，符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。
裁判要旨
關(guān)于專利說明書是否充分公開的判斷，應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求限定的技術(shù)方案及其所要解決的技術(shù)問題為對象，以本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀說明書后能否實(shí)現(xiàn)該技術(shù)方案和解決該技術(shù)問題為標(biāo)準(zhǔn)。說明書中與權(quán)利要求限定的技術(shù)方案及其所解決的技術(shù)問題無關(guān)的內(nèi)容，對于說明書公開是否充分的判斷一般不產(chǎn)生影響。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第26條第3款（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第26條第3款）
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2017）京73行初7281號(hào)行政判決（2020年1月20日）
二審：最高人民法院（2020）最高法知行終520號(hào)行政判決（2021年12月3日）
