東莞某公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局、日本某株式會社發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案-缺少必要技術(shù)特征的判斷
人民法院案例庫 入庫編號：2023-13-3-024-008
關(guān)鍵詞
行政/發(fā)明專利無效/必要技術(shù)特征/權(quán)利要求合理解釋
基本案情
日本某株式會社系專利號為201510121116.5、名稱為“天線裝置”的發(fā)明專利（以下簡稱本專利）的專利權(quán)人。2018年5月18日，東莞某公司針對本專利權(quán)提出無效宣告請求，對此原國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會于2018年11月21日作出第37938號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），認為本專利權(quán)利要求1符合2010年修訂的《專利法實施細則》第20條第2款規(guī)定等，宣告本專利權(quán)利要求部分無效，在日本某株式會社于2018年9月3日提交的權(quán)利要求1-8的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利權(quán)有效。東莞某公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2021年4月29日作出（2019）京73行初2132號行政判決：一、撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的第37938號無效宣告請求審查決定；二、國家知識產(chǎn)權(quán)局就專利號為201510121116.5、名稱為“天線裝置”的發(fā)明專利重新作出無效宣告請求審查決定。國家知識產(chǎn)權(quán)局和日本某株式會社均不服，提出上訴，最高人民法院于2022年8月10日作出（2021）最高法知行終987號行政判決：一、撤銷北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初2132號行政判決；二、駁回東莞某公司的訴訟請求。
裁判理由
法院生效裁判認為：在判斷獨立權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征時，應(yīng)考慮說明書中記載的發(fā)明目的等內(nèi)容，基于對權(quán)利要求的合理解釋得出結(jié)論。理由如下：第一，不論適用哪一法律條款判斷專利權(quán)利要求是否應(yīng)當(dāng)授權(quán)或者維持有效，權(quán)利要求的解釋應(yīng)當(dāng)保持一致。換言之，在專利授權(quán)確權(quán)程序中應(yīng)當(dāng)基于對權(quán)利要求的同一解釋，判斷專利權(quán)利要求是否符合專利法和專利法實施細則有關(guān)條款的規(guī)定。第二，結(jié)合說明書對權(quán)利要求作出合理解釋，其關(guān)鍵在于“合理”。這意味著在解釋時既要以權(quán)利要求的內(nèi)容為準，又不能脫離說明書和附圖，包括發(fā)明目的等內(nèi)容在內(nèi)的說明書及附圖均可以用于解釋權(quán)利要求。在此標準下，不會因權(quán)利要求的解釋問題架空《專利法實施細則》第20條第2款的規(guī)定。第三，要求獨立權(quán)利要求具備必要技術(shù)特征，本意在于規(guī)范權(quán)利要求的撰寫。如果社會公眾不能實現(xiàn)權(quán)利要求所確定的技術(shù)方案以解決技術(shù)問題，或者權(quán)利要求的保護范圍與技術(shù)貢獻不相符，可以通過專利法的其他條款解決。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)對權(quán)利要求的合理解釋可以得出其具備解決技術(shù)問題的全部必要技術(shù)特征的結(jié)論，社會公眾的利益不會受到損害。相反，在本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)對權(quán)利要求的合理解釋可以得出其具備解決技術(shù)問題的全部必要技術(shù)特征的情況下，僅因申請人在獨立權(quán)利要求中沒有進一步詳細記載技術(shù)特征而不予授權(quán)，會導(dǎo)致對申請人撰寫專利文件的要求與其創(chuàng)新程度不相適應(yīng)，背離《專利法》鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法目的。因此，只有當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書和附圖對獨立權(quán)利要求進行合理解釋后仍不能認為其可以解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題時，才能認定獨立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征。
本案中，權(quán)利要求1既限定了天線底座由絕緣底座和導(dǎo)電底座構(gòu)成且導(dǎo)電底座比絕緣底座小，又限定了傘形振子配置在天線底座的上方。按照本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常理解，上述限定已經(jīng)表達了傘形振子的一部分位于絕緣底座上方的含義，而且本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書和權(quán)利要求書亦能夠合理地予以確定，實施例記載的相關(guān)內(nèi)容亦與發(fā)明目的相符，東莞某公司所舉之示例為脫離本領(lǐng)域技術(shù)人員對技術(shù)方案合理理解的極端示例。故根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員對權(quán)利要求1限定內(nèi)容的合理解釋，本專利獨立權(quán)利要求不缺少“傘形振子的一部分位于絕緣底座上方”的必要技術(shù)特征。因權(quán)利要求1已具備能解決至少一個本專利所要解決技術(shù)問題的技術(shù)特征，故其不缺少必要技術(shù)特征。
裁判要旨
判斷獨立權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征，需要結(jié)合說明書中記載的發(fā)明目的等內(nèi)容，基于對權(quán)利要求的合理解釋得出結(jié)論。只有當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書和附圖對獨立權(quán)利要求進行合理解釋后，仍認為其不能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題時，才能認定獨立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法實施細則》第23條第2款（本案適用的是2010年2月1日施行的《中華人民共和國專利法實施細則》第20條第2款）
一審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初2132號行政判決（2021年4月29日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終987號行政判決（2022年8月10日）
