某儀器公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、某半導(dǎo)體設(shè)備公司發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案-專利確權(quán)程序中僅修改從屬權(quán)利要求應(yīng)否接受
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-13-3-024-003
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行政/發(fā)明專利權(quán)無(wú)效/修改權(quán)利要求
基本案情
某儀器公司系專利號(hào)為01822507.1、名稱為“通過化學(xué)氣相沉積在晶片上生長(zhǎng)外延層的無(wú)基座式反應(yīng)器”的發(fā)明專利的專利權(quán)人。某半導(dǎo)體設(shè)備公司于2017年5月3日針對(duì)該專利權(quán)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，專利權(quán)人某儀器公司在無(wú)效程序中修改了權(quán)利要求書。對(duì)此國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2018年1月3日作出第34493號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，認(rèn)為某儀器公司僅修改從屬權(quán)利要求而未修改獨(dú)立權(quán)利要求，這種修改方式不屬于《專利審查指南》允許的“對(duì)權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”，上述修改文本不能被接受。在原權(quán)利要求書基礎(chǔ)上，該專利不具備創(chuàng)造性，宣告該專利權(quán)全部無(wú)效。某儀器公司不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請(qǐng)求撤銷被訴決定，判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2020年12月29日作出（2018）京73行初7179號(hào)行政判決：一、撤銷國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的第34493號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定；二、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就專利號(hào)為第01822507.1、名稱為“通過化學(xué)汽相沉積在晶片上生長(zhǎng)外延層的無(wú)基座式反應(yīng)器”的發(fā)明專利重新作出決定。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出上訴，最高人民法院于2023年11月3日作出（2021）最高法知行終548號(hào)行政判決：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，2008年修正的專利法第三十三條規(guī)定：“申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。”2010年施行的《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱專利法實(shí)施細(xì)則）第六十九條第一款規(guī)定：“在無(wú)效宣告請(qǐng)求的審查過程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍?！?/p>
根據(jù)專利法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2017年修訂的《專利審查指南》第四部分第三章第4.6節(jié)規(guī)定了無(wú)效宣告程序中專利文件的修改，其中第4.6.1節(jié)規(guī)定了具體的修改原則，內(nèi)容包括：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利文件的修改僅限于權(quán)利要求書，其原則是：（1）不得改變?cè)瓩?quán)利要求的主題名稱。（2）與授權(quán)的權(quán)利要求相比，不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。（3）不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容。”第4.6.2節(jié)規(guī)定了具體的修改方式，內(nèi)容包括：“在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。權(quán)利要求的刪除是指從權(quán)利要求書中去掉某項(xiàng)或者某些項(xiàng)權(quán)利要求，例如獨(dú)立權(quán)利要求或者從屬權(quán)利要求。技術(shù)方案的刪除是指從同一權(quán)利要求中并列的兩種以上技術(shù)方案中刪除一種或者一種以上技術(shù)方案。權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍?！睙o(wú)效宣告程序中的修改方式“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”是此次《專利審查指南》修訂的內(nèi)容之一，此前僅規(guī)定了權(quán)利要求的刪除、合并或者技術(shù)方案刪除的修改方式，其中“權(quán)利要求的合并”的修改方式對(duì)于社會(huì)公眾的預(yù)期雖然是清晰的，但是同時(shí)也給專利權(quán)人帶來(lái)了較大限制，后果是修改的余地過小，形成過窄的保護(hù)范圍，有可能抹殺了專利權(quán)人相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)作出的技術(shù)貢獻(xiàn)，不利于更好地激勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新。而將“權(quán)利要求的合并”改為對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”，則使專利權(quán)人的選擇余地更大，這是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作為國(guó)務(wù)院專利行政部門積極回應(yīng)專利權(quán)人的呼聲和加強(qiáng)審查程序精細(xì)化的一項(xiàng)重要舉措，既可以盡可能地保留專利權(quán)人認(rèn)為的其對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出改進(jìn)的具有價(jià)值的技術(shù)特征，又不致?lián)p害社會(huì)公眾對(duì)專利公開文本的信賴?yán)妗?/p>
發(fā)明或者實(shí)用新型權(quán)利要求書中記載的無(wú)論是獨(dú)立權(quán)利要求，還是從屬權(quán)利要求，每一項(xiàng)權(quán)利要求均是一個(gè)完整的技術(shù)方案，擁有各自大小不同的保護(hù)范圍。在2017年修訂的《專利審查指南》中，并未規(guī)定專利權(quán)人采用進(jìn)一步限定的修改方式時(shí)，必須對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求作出限定。一方面，專利權(quán)人和社會(huì)公眾從相關(guān)規(guī)定中無(wú)從預(yù)期，采用進(jìn)一步限定的修改方式修改權(quán)利要求時(shí)必須要修改獨(dú)立權(quán)利要求；另一方面，在無(wú)效程序中，專利權(quán)人既要針對(duì)無(wú)效請(qǐng)求作出抗辯，又要考慮如何更好地凸顯和保護(hù)訴爭(zhēng)專利作出的技術(shù)貢獻(xiàn)，即使不修改獨(dú)立權(quán)利要求，而僅修改從屬權(quán)利要求，也可能屬于“縮小保護(hù)范圍”的情形，而不發(fā)生損害社會(huì)公眾信賴?yán)娴暮蠊?/p>
本案中，某儀器公司于2017年10月23日提交的權(quán)利要求書修改文本中，在授權(quán)公告文本的基礎(chǔ)上，未對(duì)作為該專利獨(dú)立權(quán)利要求的權(quán)利要求1進(jìn)行修改，而是刪除原權(quán)利要求17，將直接引用權(quán)利要求17、間接引用權(quán)利要求1的原權(quán)利要求25作為新的權(quán)利要求2，將原權(quán)利要求2修改為從屬于權(quán)利要求1或新權(quán)利要求2的權(quán)利要求3，其他權(quán)利要求進(jìn)行了適應(yīng)性修改。從上述修改方式和修改內(nèi)容來(lái)看，首先，某儀器公司對(duì)權(quán)利要求1未進(jìn)行修改，不存在因?qū)?quán)利要求1的修改而導(dǎo)致超范圍的問題。其次，對(duì)于將原權(quán)利要求25作為新的權(quán)利要求2的修改，由于原權(quán)利要求17直接從屬于權(quán)利要求1，因此，權(quán)利要求17屬于刪除式修改；由于權(quán)利要求25直接從屬于權(quán)利要求17、間接從屬于權(quán)利要求1，因此新權(quán)利要求2的保護(hù)范圍與原權(quán)利要求25相比，并未發(fā)生變化，僅僅是調(diào)整了權(quán)利要求的序號(hào)。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以某儀器公司未修改獨(dú)立權(quán)利要求，而僅修改從屬權(quán)利要求為由，對(duì)其修改請(qǐng)求不予接受，沒有法律依據(jù)，一審法院對(duì)此不予支持并無(wú)不妥。
裁判要旨
專利確權(quán)程序中，當(dāng)事人主張專利權(quán)人僅修改從屬權(quán)利要求而未修改獨(dú)立權(quán)利要求的修改方式不應(yīng)予以接受的，人民法院不予支持。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)專利法》第33條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國(guó)專利法》第33條）
《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》第73條第1款（本案適用的是2010年2月1日施行的《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》第69條第1款）
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2018）京73行初7179號(hào)行政判決（2020年12月29日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終548號(hào)行政判決（2023年11月3日）
