日本某株式會社訴國家知識產(chǎn)權(quán)局、某藥業(yè)公司發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案-優(yōu)先權(quán)審查中對相同主題的判斷
人民法院案例庫 入庫編號：2024-13-3-024-005
關鍵詞
行政/發(fā)明專利權(quán)無效/優(yōu)先權(quán)/相同主題/給藥特征
基本案情
日本某株式會社系專利號分別為201210399309.3、201210332271.8，名稱均為“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”的發(fā)明專利的專利權(quán)人。2018年9月3日，某藥業(yè)公司針對該專利權(quán)提出無效宣告請求，對此國家知識產(chǎn)權(quán)局于2019年2月1日作出第38951、38952號無效宣告請求審查決定，認為證據(jù)4中已經(jīng)披露與該專利權(quán)利要求1相同主題的發(fā)明，該專利要求享有優(yōu)先權(quán)的兩件在先申請均已非首次申請，權(quán)利要求1不能享有這兩件在先申請的優(yōu)先權(quán)，該專利權(quán)利要求1及引用權(quán)利要求1的其他權(quán)利要求相比證據(jù)4不具備新穎性。據(jù)此宣告該專利權(quán)利要求1及引用權(quán)利要求1的其他權(quán)利要求無效。日本某株式會社不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2020年10月26日作出（2019）京73行初9748、9751號行政判決：駁回日本某株式會社的訴訟請求。日本某株式會社提出上訴，最高人民法院于2023年12月11日作出（2021）最高法知行終344、371號行政判決：一、撤銷北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初9748、9751號行政判決；二、撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局第38951、38952號無效宣告請求審查決定；三、國家知識產(chǎn)權(quán)局就某藥業(yè)公司針對專利號為201210399309.3、201210332271.8，名稱為“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”的發(fā)明專利提出的無效宣告請求重新作出審查決定。
裁判理由
法院生效裁判認為，專利法第二十九條第一款規(guī)定：“申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)?！睆牧⒎康膩砜矗瑢＠ǖ诙艞l第一款規(guī)定的外國優(yōu)先權(quán)制度是為了保障申請人不因其在不同國家、地區(qū)之間申請時間的差異而喪失先申請的利益。因此，獲得這一權(quán)利需要滿足申請時間和申請內(nèi)容的要求。在時間上，主張優(yōu)先權(quán)的在后申請應當自在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)提出；在內(nèi)容上，主張優(yōu)先權(quán)的在后申請應當與在先申請為相同主題的專利申請。
對于上述要求，一方面，由于不同國家、地區(qū)的審查標準不同，申請人可以在不同國家、地區(qū)的申請中概括不同的權(quán)利要求保護范圍；由于不同國家、地區(qū)語言文字表達習慣的不同，申請人亦可合理地對申請文件進行文字修改或糾正明顯的筆誤。因此，對于在后申請的權(quán)利要求中限定的技術方案，只要已記載在符合時間要求的外國首次申請中，即可就該首次申請享有優(yōu)先權(quán)，而不必要求其包含在該首次申請的權(quán)利要求書中；所謂的相同主題，也并不意味著在文字記載或者敘述方式上完全一致。否則，將使申請人無法有效獲得外國優(yōu)先權(quán)的利益，有違專利法第二十九條第一款的本意。另一方面，給予優(yōu)先權(quán)利益的前提是申請人在優(yōu)先權(quán)日已經(jīng)作出了相應的技術貢獻并已將其記載于在先申請文件中，如果在后申請的權(quán)利要求增加了在先申請文件中沒有記載的內(nèi)容，需要進一步判斷該增加的內(nèi)容對可專利性的影響，則申請人不應因為該在后增加的內(nèi)容而享有優(yōu)先權(quán)的利益，否則同樣有違專利法第二十九條第一款的本意。因此，根據(jù)專利法第二十九條判斷在后申請與在先申請是否為相同主題的申請，應判斷在后申請的權(quán)利要求限定的內(nèi)容是否能從在先申請文件中直接、毫無疑義地得出。同樣，根據(jù)專利法第二十九條判斷該在先申請是否系相同主題的首次申請時，對于相同主題的判斷亦應遵循同樣的原則。
需要說明的是，在判斷新穎性、創(chuàng)造性時，對權(quán)利要求中限定的某些內(nèi)容視為不具有實質(zhì)限定作用而不予考慮，但這一審查標準不應適用于優(yōu)先權(quán)核實中，理由在于：首先，從審查實質(zhì)限定作用的原因來看。之所以在新穎性、創(chuàng)造性審查中對權(quán)利要求限定的某些內(nèi)容不予考慮，是基于這些內(nèi)容與要求保護的發(fā)明創(chuàng)造之間的關系，或者根據(jù)法律的特別規(guī)定，權(quán)利要求不應當因限定這些內(nèi)容而獲得授權(quán)。換言之，審查這些內(nèi)容的實質(zhì)限定作用是專利層面上的考量。而優(yōu)先權(quán)核實僅僅是為了確認能否以在先申請的申請日作為優(yōu)先權(quán)日，從而在法律規(guī)定的情形下將該日期視為專利申請日，并不涉及可專利性的審查，故不能將可專利層面上的考量因素用于優(yōu)先權(quán)核實中。其次，從優(yōu)先權(quán)核實與新穎性、創(chuàng)造性判斷的關系來看。在要求優(yōu)先權(quán)的情況下，優(yōu)先權(quán)日是確定現(xiàn)有技術的基準，故優(yōu)先權(quán)核實應當是審查新穎性、創(chuàng)造性的前提步驟，在這一步驟中也不應引入新穎性、創(chuàng)造性的判斷方法，而應基于優(yōu)先權(quán)核實自身的標準進行。再次，從是否符合優(yōu)先權(quán)制度的目的來看。前已述及，判斷優(yōu)先權(quán)是否成立，應判斷在后申請的權(quán)利要求限定的內(nèi)容是否能從在先申請文件中直接、毫無疑義地得出。如果將審查是否有實質(zhì)限定作用的標準用于優(yōu)先權(quán)核實中，將會導致只要專利申請人在權(quán)利要求中增加對新穎性、創(chuàng)造性判斷不具有影響的內(nèi)容，即可享受優(yōu)先權(quán)的利益，這與優(yōu)先權(quán)制度設置的目的不符，也會使專利申請人獲得不正當?shù)睦?。最后，從《專利審查指南》的?guī)定來看?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值诎苏碌?.6.2節(jié)亦明確了“所屬領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎”。并且參照《專利審查指南》第二部分第三章第4.1.2節(jié)的規(guī)定，“專利法第二十九條所述相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型”。該標準不同于《專利審查指南》規(guī)定的新穎性審查的標準，即判斷技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果是否實質(zhì)上相同?；谏鲜龇治?，在優(yōu)先權(quán)核實中對是否屬于相同主題進行判斷時，需考慮該專利權(quán)利要求所限定的技術方案的全部內(nèi)容，以“直接、毫無疑義地得出”作為標準。
本案中，該專利權(quán)利要求1限定“日劑量為5毫克至250毫克”，是典型的涉及給藥劑量及時間間隔的與使用有關的特征。根據(jù)上述分析，在根據(jù)專利法第二十九條進行優(yōu)先權(quán)核實時，應當考慮權(quán)利要求限定的全部內(nèi)容是否都能從在先申請文件中直接、毫無疑義地得出，故當然應當考慮權(quán)利要求限定的給藥特征。并且，《專利審查指南》的上述規(guī)定也明確了給藥特征可以構(gòu)成區(qū)別特征，只是規(guī)定其不能使醫(yī)藥用途發(fā)明具備新穎性。各方當事人對該專利權(quán)利要求1的內(nèi)容全部記載在日本某株式會社要求優(yōu)先權(quán)的兩件在先申請中并無異議，而判斷在先申請是否系相同主題的首次申請時，對于相同主題的判斷亦應遵循同樣的原則。因證據(jù)4并未記載該專利權(quán)利要求1中的“日劑量為5毫克至250毫克”，該內(nèi)容亦無法從證據(jù)4中直接、毫無疑義地得出，故應認定兩件在先申請而非證據(jù)4為相同主題的首次申請。因此，該專利權(quán)利要求1要求的優(yōu)先權(quán)成立?；谙嗤睦碛桑苯踊蜷g接引用權(quán)利要求1的權(quán)利要求2-17要求的優(yōu)先權(quán)亦成立。
由于被訴決定系基于證據(jù)4構(gòu)成該專利的現(xiàn)有技術這一前提而作出，現(xiàn)已確認該專利要求的優(yōu)先權(quán)成立，證據(jù)4不構(gòu)成該專利的現(xiàn)有技術，因證據(jù)4并非專利法第二十二條第二款規(guī)定的向國務院專利行政部門提出的專利申請，故亦不構(gòu)成該專利的抵觸申請。因此，證據(jù)4不能用來評價該專利的新穎性、創(chuàng)造性。被訴決定對此認定錯誤，國家知識產(chǎn)權(quán)局應重新作出審查決定，并對被訴決定未予評述的某藥業(yè)公司提出的其他無效宣告理由進行審查。
裁判要旨
判斷優(yōu)先權(quán)是否成立，應當審查在后申請的權(quán)利要求限定的內(nèi)容能否從在先申請的專利文件中直接、毫無疑義地得出。權(quán)利要求中限定的某些內(nèi)容如給藥特征，雖然在新穎性、創(chuàng)造性判斷中可能因不具有實質(zhì)限定作用而不予考慮，但在優(yōu)先權(quán)審查中應予考慮。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第29條第1款（本案適用的是2001年7月1日施行的《中華人民共和國專利法》第29條第1款）
一審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出（2019）京73行初9748、9751號行政判決（2020年10月26日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終344、371號行政判決（2023年12月11日）
