包某揚訴國家知識產權局、張某材實用新型專利權無效行政糾紛案-用途限定主題名稱對實用新型專利權保護范圍是否具有實際限定作用
人民法院案例庫 入庫編號：2024-13-3-024-015
關鍵詞
行政/實用新型專利權無效/創(chuàng)造性/主題名稱/用途限定
基本案情
包某揚系專利號為201620056618.4、名稱為“手機計步器”的實用新型專利的專利權人。該專利權利要求1為：“一種手機計步器，其特征在于：包括底座、帶手機固定放置空間的搖擺架以及驅動搖擺架擺動的電磁驅動裝置，所述搖擺架可擺動的設置于底座上，所述電磁驅動裝置包括固定在搖擺架上的永磁塊以及可通電產生與永磁塊對應磁極相同的電磁發(fā)生器，電磁發(fā)生器的電磁線圈位于永磁塊下方?！?018年1月25日，張某材針對該專利權提出無效宣告請求。國家知識產權局于2018年7月9日作出第36621號無效宣告請求審查決定，認為該專利權利要求1等不具備創(chuàng)造性，維持該專利權部分有效。包某揚不服，向北京知識產權法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產權局重新作出審查決定。
北京知識產權法院于2020年12月1日作出（2018）京73行初11074號行政判決：駁回包某揚的訴訟請求。包某揚不服，提出上訴，主張該專利主題名稱中的“手機計步器”對專利權保護范圍具有限定作用，構成與現有技術的區(qū)別特征，該專利具備創(chuàng)造性。最高人民法院于2023年12月14日作出（2021）最高法知行終847號行政判決：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為，關于用途限定的主題名稱對實用新型專利權保護范圍是否具有實際限定作用。在確定發(fā)明或實用新型專利權的保護范圍時，通常情況下，權利要求所記載的包括主題名稱在內的所有特征均應當予以考慮。但主題名稱對權利要求保護范圍是否具有實際限定作用，應當結合專利權的類型，考慮主題名稱與權利要求的技術內容之間的關系、主題名稱對所要求保護的客體本身是否具有實質性影響等予以確定。將產品用于特定用途不屬于實用新型專利權的保護內容。因此，判斷用途限定的主題名稱對實用新型專利權的保護范圍是否具有實際限定作用，應當考慮該限定用途與權利要求的技術內容之間的關系、是否隱含了要求保護的產品具有某種特定形狀、構造。如果主題名稱所限定的用途與權利要求的技術內容不相適應或對要求保護的產品形狀、構造沒有實質性影響，則對實用新型專利權的保護范圍不具有實際限定作用，不能構成要求保護的技術方案與最接近的現有技術的區(qū)別特征，進而也不能對新穎性、創(chuàng)造性的判斷產生影響。
本案中，首先，該專利主題名稱雖然為“手機計步器”，但從權利要求書及說明書的記載來看，該專利要求保護的技術方案只是一種帶有手機放置空間的可搖擺的機械裝置，通過電磁驅動裝置產生的磁力和搖擺架自身重力的交互作用，使放置在搖擺架上的手機自動搖晃，其本身并不具有計步的功能和效果。計步是由手機內置的陀螺儀、震動傳感器、重力感應器等硬件及帶有計步功能的軟件協同作用實現的。也就是說，能否實現計步功能，并非由該專利要求保護的技術方案決定，而是由放置在該專利產品上的手機所配置的軟件及硬件決定。將不具有計步功能的手機放在該專利產品上并不能計步。故該專利權利要求的技術內容實質上是“一種自動搖晃手機的裝置”，而非手機“計步器”，主題名稱中的“計步器”與權利要求的技術內容不相適應。其次，該專利是實用新型專利。所謂“計步”只是描述了該專利產品的一個用途，其對產品本身的形狀、結構并不具有任何影響。無論是否有手機放置在該專利產品上、所放置的手機是否具備計步功能，該專利在通電時都可實現自動持續(xù)搖擺功能。因此，該專利主題名稱中的“計步器”對專利權保護范圍不具有實際限定作用，不構成該專利與現有技術的區(qū)別特征。
裁判要旨
實用新型專利的用途限定主題名稱對權利要求保護范圍是否具有實際限定作用，應當結合實用新型專利這種權利類型，考慮主題名稱與權利要求所限定技術方案之間的關系、主題名稱對所要求保護的客體本身的形狀、構造是否具有實質性影響等綜合判斷。
關聯索引
《中華人民共和國專利法》第22條第3款（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第22條第3款）
一審：北京知識產權法院（2018）京73行初11074號行政判決（2020年12月1日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終847號行政判決（2023年12月14日）
