某瑞典公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)、深圳某藥業(yè)公司發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案-補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的采信標(biāo)準(zhǔn)
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-09-3-024-002
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行政/發(fā)明專利權(quán)無(wú)效/發(fā)明專利/馬庫(kù)什權(quán)利要求/現(xiàn)有技術(shù)/實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
基本案情
深圳某藥業(yè)公司針對(duì)某瑞典公司擁有的名稱為“新的三唑并(4,5-D)嘧啶化合物”、申請(qǐng)?zhí)枮?9815926.X的發(fā)明專利（以下簡(jiǎn)稱本專利）專利權(quán)向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。2017年10月10日，專利復(fù)審委員會(huì)作出第33591號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱被訴決定），宣告本專利權(quán)全部無(wú)效。某瑞典公司不服被訴決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
某瑞典公司訴稱：1.深圳某藥業(yè)公司在法定期限內(nèi)未主張證據(jù)1實(shí)施例86為最接近現(xiàn)有技術(shù)，其口審當(dāng)庭變更實(shí)施例86為最接近現(xiàn)有技術(shù)，超出補(bǔ)充證據(jù)和理由的期限，應(yīng)視為未主張。專利復(fù)審委員會(huì)擅自使用證據(jù)1實(shí)施例86作為本專利權(quán)利要求1最接近的現(xiàn)有技術(shù)，違反請(qǐng)求原則，屬于程序違法。2.專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定羥基乙氧基替換證據(jù)1酰胺基是公知常識(shí)，并用證據(jù)3、4、5、7證明，但上述證據(jù)是專利文獻(xiàn)，并非公知常識(shí)。3.專利復(fù)審委員會(huì)錯(cuò)誤認(rèn)定本專利權(quán)利要求1與證據(jù)1實(shí)施例86結(jié)構(gòu)近似。二者基本核心部分不同，證據(jù)1必需基團(tuán)還包括羰基。專利復(fù)審委員會(huì)未考慮P2T受體拮抗劑領(lǐng)域的密切構(gòu)效關(guān)系，即使基本核心部分相同，也不應(yīng)簡(jiǎn)單認(rèn)定結(jié)構(gòu)接近。區(qū)別特征2——羥基乙氧基替換酰胺基非顯而易見(jiàn)。證據(jù)3、4、5、7與證據(jù)1沒(méi)有參考關(guān)系，與本專利技術(shù)領(lǐng)域亦相距較遠(yuǎn)，核心結(jié)構(gòu)、取代基替換位點(diǎn)和靶向受體均與本專利不同。證據(jù)7未記載羥基乙氧基，且羥基乙氧基和酰胺基的性質(zhì)差異很大，不能替換?，F(xiàn)有技術(shù)反向教導(dǎo)羥基乙氧基替換后化合物活性降低。從專家意見(jiàn)和韓國(guó)判決認(rèn)定可知，二者性質(zhì)差異大。區(qū)別特征1——3,4-二氟苯基替換證據(jù)1的4-氯代苯基非顯而易見(jiàn)，現(xiàn)有技術(shù)已證明二者性質(zhì)差異大。專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)結(jié)構(gòu)近似的認(rèn)定不符合復(fù)審委審查實(shí)踐和司法實(shí)踐。第35557號(hào)決定認(rèn)定兩化合物結(jié)構(gòu)僅有1個(gè)取代基不同仍認(rèn)定為結(jié)構(gòu)不近似。沒(méi)有司法先例在2個(gè)取代基不同的情況下仍認(rèn)定結(jié)構(gòu)近似。4.專利復(fù)審委員會(huì)錯(cuò)誤排除某瑞典公司提交的補(bǔ)充數(shù)據(jù)，該技術(shù)效果已明確記載在說(shuō)明書中，應(yīng)予采納，本專利有預(yù)料不到的技術(shù)效果。綜上，本專利權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性，其從屬權(quán)利要求2-5也具備創(chuàng)造性。專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤。故請(qǐng)求法院撤銷被訴決定，責(zé)令專利復(fù)審委員會(huì)重新作出決定。
專利復(fù)審委員會(huì)辯稱：證據(jù)3、4、5、7不是公知常識(shí)證據(jù)，被訴決定引用上述證據(jù)的目的在于佐證和舉例說(shuō)明現(xiàn)有技術(shù)中在藥物化合物設(shè)計(jì)過(guò)程中上述基團(tuán)廣泛用于對(duì)母體化合物的結(jié)構(gòu)修飾。某瑞典公司在無(wú)效階段未主張過(guò)本專利獲得了商業(yè)上的成功，以及本專利因取得商業(yè)上的成功而具備創(chuàng)造性。根據(jù)某瑞典公司在訴訟階段提交的新證據(jù)，無(wú)法認(rèn)定證據(jù)顯示的銷售業(yè)績(jī)是由本專利權(quán)利要求的技術(shù)方案和技術(shù)特征直接導(dǎo)致的。關(guān)于程序問(wèn)題，深圳某藥業(yè)公司引用證據(jù)1及其具體實(shí)施例（包括實(shí)施例85、86、77和87的化合物）對(duì)本專利授權(quán)公告文本的權(quán)利要求1的通式化合物進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)述，后某瑞典公司對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行了兩次修改，第二次修改的權(quán)利要求1為原權(quán)利要求5的化合物3，權(quán)利要求5引用權(quán)利要求1，其要求保護(hù)的具體化合物被涵蓋于原權(quán)利要求1的保護(hù)范圍之中。在口頭審理中，專利復(fù)審委員會(huì)針對(duì)該項(xiàng)理由充分聽(tīng)取了雙方當(dāng)事人的意見(jiàn)，并未損害某瑞典公司的實(shí)體權(quán)利。其他理由堅(jiān)持被訴決定的意見(jiàn)。
深圳某藥業(yè)公司述稱：證據(jù)3、4、5、7屬于現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，被訴決定以此佐證取代基團(tuán)替換屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)手段，并未認(rèn)定上述證據(jù)為公知常識(shí)。深圳某藥業(yè)公司在無(wú)效階段提出了采用證據(jù)1實(shí)施例86的化合物作為對(duì)比，并未增加新的理由，被訴決定并無(wú)程序不當(dāng)情況。某瑞典公司提交的證據(jù)不能用于證明倍林達(dá)商業(yè)上的成功與本專利化合物，特別是本專利與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別特征的關(guān)系，難以說(shuō)明該商業(yè)成功是相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)所帶來(lái)的。關(guān)于本專利不具備創(chuàng)造性的問(wèn)題，同意被訴決定意見(jiàn)。
法院經(jīng)審理查明：
本專利于1999年12月2日申請(qǐng)，授權(quán)公告日為2003年11月26日，專利權(quán)人為某瑞典公司。
2017年4月27日，深圳某藥業(yè)公司針對(duì)本專利向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出的無(wú)效理由包括本專利權(quán)利要求1-12不符合1992年修改的《中華人民共和國(guó)專利法》（以下簡(jiǎn)稱1992年《專利法》）第二十二條第三款的規(guī)定。深圳某藥業(yè)公司的無(wú)效請(qǐng)求書明確以證據(jù)1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)評(píng)述本專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，并列舉了包括證據(jù)1實(shí)施例86在內(nèi)的4種具體化合物來(lái)說(shuō)明理由。
2017年7月31日，某瑞典公司向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提交了意見(jiàn)陳述書和修改后的權(quán)利要求書（共8項(xiàng)），提交了證據(jù)7摘要的中文譯文1頁(yè)，并提交了反證1-6及相關(guān)中文譯文。其中，反證5系某某的聲明及相關(guān)附件,復(fù)印件共58頁(yè),及其中文譯文12頁(yè)，反證5系本專利申請(qǐng)日后完成的涉及代謝穩(wěn)定性的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
專利復(fù)審委員會(huì)審理過(guò)程中記錄：某瑞典公司當(dāng)庭提交了本專利權(quán)利要求書修改替換頁(yè)（共5項(xiàng)）。深圳某藥業(yè)公司對(duì)該修改文本沒(méi)有異議，專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為某瑞典公司所作修改為刪除式修改，符合專利審查指南有關(guān)修改方式的要求，因此,以該修改文本作為口頭審理調(diào)查的基礎(chǔ)。專利復(fù)審委員會(huì)審理后作出被訴決定：宣告本專利權(quán)全部無(wú)效。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2018年7月30日作出（2018）京73行初753號(hào)行政判決，判決：駁回某瑞典公司的訴訟請(qǐng)求。宣判后，某瑞典公司提出上訴。北京市高級(jí)人民法院于2018年12月24日作出（2018）京行終6345號(hào)民事判決，判決撤銷一審判決及被訴決定，專利復(fù)審委員會(huì)重新作出審查決定。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：
本案的核心問(wèn)題在于證據(jù)1實(shí)施例86是否足以破壞本專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性以及某瑞典公司的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是否足以證明本專利權(quán)利要求1具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。
一、某瑞典公司的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是否應(yīng)予以采信
在創(chuàng)造性判斷中，針對(duì)無(wú)效請(qǐng)求人提交的不同于背景技術(shù)的對(duì)比文件，一般應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人提交補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)證明本專利相對(duì)于對(duì)比文件具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。但是，該技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)記載在說(shuō)明書中且不能僅僅是“斷言”，該技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)閱讀說(shuō)明書能夠知曉的且符合充分公開(kāi)的條件的。本案反證5系本專利申請(qǐng)日后完成的涉及代謝穩(wěn)定性的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。雖然本專利授權(quán)公告時(shí)的說(shuō)明書第2頁(yè)在“本發(fā)明的背景”部分記載了“現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)在國(guó)際專利申請(qǐng)WO9905143范圍內(nèi)的某些化合物，但沒(méi)有特別說(shuō)明其中化合物顯示與意想不到的高代謝穩(wěn)定性和生物利用率結(jié)合的高效能……”，但說(shuō)明書通篇再未提及本專利所述化合物的代謝穩(wěn)定性，亦未給出任何有關(guān)代謝穩(wěn)定性的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，即某瑞典公司聲稱的代謝穩(wěn)定性方面的技術(shù)效果在本專利說(shuō)明書中并未明確記載，即上述技術(shù)效果僅僅是專利權(quán)人某瑞典公司的“斷言”。其次，通過(guò)閱讀本專利說(shuō)明書，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)亦無(wú)法直接地、毫無(wú)疑義地得出本專利具有意想不到的代謝穩(wěn)定性的技術(shù)效果。再次，反證5系針對(duì)的是WO9905143范圍內(nèi)的某些化合物，并非針對(duì)證據(jù)1實(shí)施例86，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能當(dāng)然推導(dǎo)出反證5能夠證明本專利權(quán)利要求1在代謝穩(wěn)定性及生物利用度方面相對(duì)于證據(jù)1實(shí)施例86具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。因此，原審法院及專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)反證5未予采納，并無(wú)不當(dāng)。
二、關(guān)于本專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性問(wèn)題
按照1992年《專利法》第22條第3款規(guī)定，創(chuàng)造性是指同申請(qǐng)日以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。在確定專利技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件所解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，要考慮區(qū)別技術(shù)特征在專利技術(shù)方案中的作用。對(duì)技術(shù)特征的理解，應(yīng)當(dāng)給予其所在的整體技術(shù)方案進(jìn)行，注意把握技術(shù)特征在整體技術(shù)方案中所起的作用及其與其他特征之間的關(guān)系，不能脫離技術(shù)方案的整體而對(duì)某一技術(shù)特征進(jìn)行單獨(dú)的考慮。
本案中，專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定本專利權(quán)利要求1與證據(jù)1公開(kāi)的實(shí)施例86化合物的區(qū)別特征在于：（1）苯基上的取代基不同，本專利權(quán)利要求1化合物最右側(cè)苯基上的取代基為3,4-二氟；而證據(jù)1實(shí)施例86化合物相應(yīng)苯基上的取代基為4-氯；（2）最左側(cè)環(huán)戊烷上的R取代基不同，本專利權(quán)利要求1化合物最左側(cè)環(huán)戊烷的R取代基為-OCH2CH2OH，而證據(jù)1實(shí)施例86化合物的相應(yīng)R取代基為-C(O)NH2。
關(guān)于區(qū)別特征（1），氟代或氯代均為本領(lǐng)域常見(jiàn)的鹵素取代形式，而一個(gè)或多個(gè)的取代數(shù)量也均是鹵化修飾時(shí)容易選擇的。而且，證據(jù)1在其權(quán)利要求1和說(shuō)明書均已公開(kāi)，其化合物的苯基可任選被一個(gè)或多個(gè)鹵素原子取代。因此，將證據(jù)1實(shí)施例86化合物的4-氯代苯基上的鹵素取代由4-氯取代替換為3,4-二氟取代是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)選擇。原審判決及被訴決定對(duì)此認(rèn)定正確。
關(guān)于區(qū)別特征（2），需要指出的是，證據(jù)1公開(kāi)的實(shí)施例86化合物應(yīng)當(dāng)在證據(jù)1整體技術(shù)方案中進(jìn)行理解。證據(jù)1中的權(quán)利要求1是一個(gè)馬庫(kù)什權(quán)利要求。馬庫(kù)什權(quán)利要求包括不可變的骨架部分和可改變的馬庫(kù)什要素。在證據(jù)1整體技術(shù)方案中，左上角與苯環(huán)相連的羰基屬于不可變的骨架，并非可修飾的可變基團(tuán)。專利復(fù)審委員會(huì)將本屬于不可變的骨架部分的羰基納入可變基團(tuán)，違背了本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常認(rèn)知，屬于事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤，應(yīng)予以糾正。
根據(jù)證據(jù)1的整體教導(dǎo)，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)認(rèn)為證據(jù)1中包括羰基在內(nèi)的骨架部分是產(chǎn)生藥理活性的化學(xué)結(jié)構(gòu)片段。一旦改變了骨架部分中的任何一個(gè)部分，無(wú)論是環(huán)結(jié)構(gòu)這樣的較大部分，還是如羰基這樣的較小部分，均無(wú)法預(yù)期是否還能夠產(chǎn)生同樣的藥物活性，從而無(wú)法預(yù)期是否能夠?qū)崿F(xiàn)證據(jù)1所得到的技術(shù)效果。在此情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員根本沒(méi)有動(dòng)機(jī)去除證據(jù)1實(shí)施例86中的羰基并替換為其他基團(tuán)。被訴決定關(guān)于將證據(jù)1實(shí)施例86化合物的相應(yīng)R取代基為-C(O)NH2替換為-OCH2CH2OH屬于本領(lǐng)技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)手段的認(rèn)定有誤，原審判決予以維持亦屬不當(dāng)，應(yīng)予以糾正。
鑒于原審判決及被訴決定關(guān)于本專利權(quán)利要求1與對(duì)比文件的區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定有誤，直接影響到對(duì)本專利權(quán)利要求1是否具備創(chuàng)造性的判定，專利復(fù)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)在修改區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定的基礎(chǔ)上，重新作出無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定。
裁判要旨
專利確權(quán)行政案件在創(chuàng)造性判斷中，針對(duì)無(wú)效請(qǐng)求人提交的不同于背景技術(shù)的對(duì)比文件，一般應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人提交補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)證明本專利相對(duì)于對(duì)比文件具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。但是，該技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)記載在說(shuō)明書中且不能僅僅是“斷言”，該技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)閱讀說(shuō)明書能夠知曉的且符合充分公開(kāi)的條件的。
馬庫(kù)什權(quán)利要求包括不可變的骨架部分和可改變的馬庫(kù)什要素，應(yīng)準(zhǔn)確判斷二者構(gòu)成要素，錯(cuò)誤納入將違背本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常認(rèn)知，從而得出錯(cuò)誤的創(chuàng)造性判斷結(jié)論。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)專利法》第22條第3款（本案適用的是1992年修正的《中華人民共和國(guó)專利法》第22條第3款）
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2018）京73行初753號(hào)行政判決（2018年7月30日）
二審：北京市高級(jí)人民法院（2018）京行終6345號(hào)行政判決（2018年12月24日）
