瑞士某公司訴國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案-權(quán)利要求放棄式修改的認(rèn)定
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2024-13-3-024-004
關(guān)鍵詞
行政/發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審/權(quán)利要求/放棄式修改
基本案情
瑞士某公司系申請(qǐng)?zhí)枮?01480035281.2、名稱為“生產(chǎn)由氧化鋯制造的有色制品，特別是橙色制品的方法；和根據(jù)該方法得到的由氧化鋯制造的有色裝飾性制品”的發(fā)明專利申請(qǐng)的專利申請(qǐng)人。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第172070號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定，以瑞士某公司對(duì)權(quán)利要求的修改屬于放棄式修改，而修改后的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性為由，認(rèn)定瑞士某公司對(duì)權(quán)利要求的修改不符合專利法第三十三條規(guī)定，故維持原駁回決定；瑞士某公司不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請(qǐng)求撤銷被訴決定。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2020年8月26日作出（2019）京73行初7568號(hào)行政判決：駁回瑞士某公司的訴訟請(qǐng)求。瑞士某公司不服，提出上訴。最高人民法院于2023年11月29日作出（2021）最高法知行終44號(hào)行政判決：一、撤銷北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初7568號(hào)行政判決；二、撤銷國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第172070號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定；三、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就瑞士某公司針對(duì)申請(qǐng)?zhí)枮?01480035281.2、名稱為“生產(chǎn)由氧化鋯制造的有色制品，特別是橙色制品的方法；和根據(jù)該方法得到的由氧化鋯制造的有色裝飾性制品”的發(fā)明專利申請(qǐng)?zhí)岢龅膹?fù)審請(qǐng)求重新作出審查決定。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，第一，關(guān)于專利申請(qǐng)文件修改的一般要求。專利法第三十三條規(guī)定：“申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍?！痹f明書和權(quán)利要求書記載的范圍應(yīng)該包括如下內(nèi)容：一是原說明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容；二是所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確確定的內(nèi)容。與上述內(nèi)容相比，如果修改后的專利申請(qǐng)文件引入新的技術(shù)內(nèi)容，則應(yīng)認(rèn)定對(duì)該專利申請(qǐng)文件的修改超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，這種修改是不允許的。
第二，關(guān)于放棄式修改的內(nèi)涵與要求。所謂放棄式修改一般是指修改權(quán)利要求時(shí)引入否定性技術(shù)特征，將特定保護(hù)對(duì)象從原權(quán)利要求的保護(hù)范圍中予以排除，以此限縮原專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍。放棄式修改所排除保護(hù)的內(nèi)容可能在原說明書和權(quán)利要求書中并未直接公開或者隱含公開，因此該修改方式可能引入新的技術(shù)內(nèi)容，與專利法第三十三條關(guān)于“對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的規(guī)定不盡相符。但如果放棄式修改后保留的保護(hù)對(duì)象在原說明書和權(quán)利要求書中已經(jīng)直接公開或者隱含公開，則基于公平保護(hù)專利權(quán)人利益的考慮得以允許。因此，對(duì)于放棄式修改應(yīng)該嚴(yán)格審查，通常僅適用于有限的特定情形：專利申請(qǐng)因部分重合的抵觸申請(qǐng)而喪失新穎性；因現(xiàn)有技術(shù)意外占先而喪失新穎性；或者基于非技術(shù)原因排除專利法不予保護(hù)的主題等。除滿足上述形式要求和特定情形外，放棄式修改同樣需要符合專利法第三十三條的規(guī)定。此外，還應(yīng)綜合考慮原說明書和權(quán)利要求書公開的內(nèi)容、放棄保護(hù)的內(nèi)容以及放棄式修改后保留的內(nèi)容以及三者關(guān)系等確定是否應(yīng)予準(zhǔn)許。在滿足上述形式要求和特定情形條件后，綜合考慮上述因素，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確定修改后保留的內(nèi)容在原說明書和權(quán)利要求書中已經(jīng)直接公開或者隱含公開，則修改沒有違反專利法第三十三條的規(guī)定，應(yīng)予接受。
第三，被訴決定關(guān)于放棄式修改的審查邏輯值得商榷。被訴決定認(rèn)為，“如果鑒于對(duì)比文件公開的內(nèi)容影響發(fā)明的創(chuàng)造性，而采用具體‘放棄’的方式，從原保護(hù)范圍中排除對(duì)比文件所公開的特征，使得要求保護(hù)的技術(shù)方案的保護(hù)范圍從整體上看來明顯不包括該部分，由于這樣的修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，因此如果不能夠根據(jù)原始申請(qǐng)記載的內(nèi)容證明該特征被‘放棄’后的范圍時(shí)，本發(fā)明具備創(chuàng)造性，否則這樣的修改不能被允許”?？梢?，被訴決定的審查邏輯是，先認(rèn)定放棄式修改超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，再根據(jù)該修改能否使得專利申請(qǐng)具備新穎性或者創(chuàng)造性決定應(yīng)否予以接受；如果該修改使得專利申請(qǐng)具備新穎性或者創(chuàng)造性，則修改可以接受，反之則不予接受。這一邏輯似難以自洽，如果放棄式修改已被認(rèn)定超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，則不應(yīng)予以接受，即便該修改使得專利申請(qǐng)具備新穎性或者創(chuàng)造性，亦無法挽救其修改超范圍的缺陷。因此，被訴決定應(yīng)先判斷放棄式修改是否超范圍以及應(yīng)否予以接受，認(rèn)定不超范圍且應(yīng)予接受后再審查修改后的權(quán)利要求是否具備新穎性和創(chuàng)造性，而不是相反。
第四，關(guān)于本案中瑞士某公司對(duì)權(quán)利要求1的修改是否屬于放棄式修改以及應(yīng)否接受。本案中，瑞士某公司在復(fù)審程序中修改權(quán)利要求1，進(jìn)一步限定“其中第一混合物不包含氧化銅粉末”，此種修改方式并非對(duì)權(quán)利要求1所涵蓋的特定保護(hù)對(duì)象的排除，而是對(duì)于權(quán)利要求1整體技術(shù)方案的進(jìn)一步限定，不符合放棄式修改的形式要求。同時(shí)，該修改亦非出于專利申請(qǐng)因部分重合的抵觸申請(qǐng)或者因現(xiàn)有技術(shù)意外占先而恢復(fù)新穎性所需，更非基于非技術(shù)原因排除專利法不予保護(hù)的主題所需，不符合放棄式修改的特定情形要求。被訴決定不應(yīng)接受并評(píng)述瑞士某公司所謂的“放棄式修改”請(qǐng)求，而應(yīng)當(dāng)針對(duì)駁回決定所依據(jù)的文本進(jìn)行審查。
裁判要旨
1.放棄式修改一般是指修改權(quán)利要求時(shí)引入否定性技術(shù)特征，將特定保護(hù)對(duì)象從原權(quán)利要求的保護(hù)范圍中予以排除，以此限縮原專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍；通常僅適用于專利申請(qǐng)因部分重合的抵觸申請(qǐng)而喪失新穎性，或者因現(xiàn)有技術(shù)意外占先而喪失新穎性，或者基于非技術(shù)原因排除專利法不予保護(hù)的主題等有限的特定情形。
2.放棄式修改同樣需要符合專利法第三十三條的規(guī)定。具體判斷時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮原權(quán)利要求書和說明書公開的內(nèi)容、放棄保護(hù)的內(nèi)容、放棄式修改后保留的內(nèi)容以及三者關(guān)系等；如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確定修改后保留的內(nèi)容在原權(quán)利要求書或者說明書中已經(jīng)直接公開或者隱含公開，則該修改符合專利法第三十三條的規(guī)定。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條第3款、第33條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第22條第3款、第33條）
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初7568號(hào)行政判決（2020年8月26日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終44號(hào)行政判決（2023年11月29日）
