香港某大學(xué)訴國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案-技術(shù)發(fā)展進(jìn)程對(duì)改進(jìn)動(dòng)機(jī)和技術(shù)啟示的影響
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2025-13-3-024-001
關(guān)鍵詞
行政/發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審/創(chuàng)造性/技術(shù)發(fā)展進(jìn)程/改進(jìn)動(dòng)機(jī)/技術(shù)啟示
基本案情
香港某大學(xué)系申請(qǐng)?zhí)枮?0088010****.1、名稱為“利用基因組測序診斷胎兒染色體非整倍性”的發(fā)明專利申請(qǐng)（以下簡稱本申請(qǐng)）的申請(qǐng)人。本申請(qǐng)系使用孕婦生物樣品（如孕婦血漿等），通過大規(guī)模并行基因組測序診斷胎兒染色體非整倍性，申請(qǐng)日為2008年7月23日，優(yōu)先權(quán)日為2007年7月23日，公開日為2010年9月29日。本申請(qǐng)涉及生物醫(yī)藥領(lǐng)域前沿技術(shù)問題，發(fā)明人包括該領(lǐng)域國際著名科學(xué)家。
2020年2月5日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第202160號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定（以下簡稱被訴決定），以本申請(qǐng)權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1、對(duì)比文件3及本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段的結(jié)合不具備創(chuàng)造性為由，維持其原審查部門對(duì)本申請(qǐng)作出的駁回決定。被訴決定引用的對(duì)比文件如下：對(duì)比文件1.公開號(hào)為US2005/02213****的專利文獻(xiàn)，其公開了一種進(jìn)行染色體核型分析的方法。對(duì)比文件3.《孕婦血漿中游離胎兒DNA測定在產(chǎn)前診斷中的應(yīng)用》，載于《中華婦產(chǎn)科雜志》，2006年7月，第41卷，第7期，第492-494頁，其中載明：有學(xué)者研究發(fā)現(xiàn)，孕婦血液循環(huán)中存在較豐富的游離胎兒DNA。
香港某大學(xué)向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請(qǐng)求撤銷被訴決定，判令國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2022年8月14日作出（2020）京73行初10465號(hào)行政判決：駁回香港某大學(xué)的訴訟請(qǐng)求。香港某大學(xué)不服，提起上訴。最高人民法院于2024年9月26日作出（2022）最高法知行終811號(hào)行政判決：撤銷被訴決定、一審判決，由國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就香港某大學(xué)針對(duì)本申請(qǐng)?zhí)岢龅膹?fù)審請(qǐng)求重新作出審查決定。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：面對(duì)所要解決的客觀技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)中可以獲知的技術(shù)啟示原則上應(yīng)該是具體、明確的技術(shù)手段，而非抽象的想法或者一般性的研究方向，僅依據(jù)尚不成熟的想法或者研究方向，即認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)給出具體的啟示，隱含著后見之明的危險(xiǎn)，容易低估發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性。而且，如果某一技術(shù)在申請(qǐng)日前尚處于發(fā)展的早期階段，對(duì)于該階段所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員而言，由于可借鑒的現(xiàn)有技術(shù)信息很少，不確定性更多，對(duì)技術(shù)問題和技術(shù)手段缺乏成熟的認(rèn)識(shí)，需要其自身進(jìn)行更多的獨(dú)立摸索、思考和嘗試，在此過程中，對(duì)于其所作出的智力貢獻(xiàn)是否屬于創(chuàng)造性勞動(dòng)，亦應(yīng)結(jié)合申請(qǐng)日前的技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展進(jìn)程予以綜合考量。本案中，對(duì)比文件3雖然給出了孕育21三體胎兒的孕婦血漿中游離胎兒DNA水平與正常樣本存在顯著差異的技術(shù)啟示，但由于在本申請(qǐng)之前，本領(lǐng)域技術(shù)人員的普遍認(rèn)知是孕婦母體血漿中游離胎兒DNA的情況非常復(fù)雜，有關(guān)孕婦血漿中胎兒各號(hào)染色體之間的DNA片段數(shù)量是否具有對(duì)應(yīng)關(guān)系、胎兒各號(hào)染色體的DNA片段數(shù)量與胎兒細(xì)胞中的同號(hào)染色體數(shù)量是否具有定量關(guān)系等情況，均存在不確定性，因此，對(duì)比文件3尚未給出充分的技術(shù)啟示，足以促使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)選擇在孕婦母體血漿中適用與對(duì)比文件1實(shí)質(zhì)相同的檢測方法檢測胎兒染色體的非整倍性，并最終能夠獲得本申請(qǐng)的技術(shù)方案。
裁判要旨
關(guān)于本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)有技術(shù)是否具有改進(jìn)動(dòng)機(jī)或者現(xiàn)有技術(shù)是否給出技術(shù)啟示的判斷，可以綜合考量申請(qǐng)日前所屬技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展進(jìn)程。如果在申請(qǐng)日前本領(lǐng)域技術(shù)尚處于早期發(fā)展階段，本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)于相關(guān)技術(shù)問題和技術(shù)手段的認(rèn)識(shí)尚不成熟，則研發(fā)面臨的不確定因素更多。在此情形下，應(yīng)當(dāng)慎重認(rèn)定本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)有技術(shù)具有改進(jìn)動(dòng)機(jī)或者現(xiàn)有技術(shù)給出技術(shù)啟示。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條第3款（本案適用的是2001年7月1日施行的《中華人民共和國專利法》第22條第3款）
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2020）京73行初10465號(hào)行政判決（2022年8月14日）
二審：最高人民法院（2022）最高法知行終811號(hào)行政判決（2024年9月26日）
