香港某大學訴國家知識產權局發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛案-技術發(fā)展進程對改進動機和技術啟示的影響
人民法院案例庫 入庫編號:2025-13-3-024-001
關鍵詞
行政/發(fā)明專利申請駁回復審/創(chuàng)造性/技術發(fā)展進程/改進動機/技術啟示
基本案情
香港某大學系申請?zhí)枮?0088010****.1、名稱為“利用基因組測序診斷胎兒染色體非整倍性”的發(fā)明專利申請(以下簡稱本申請)的申請人。本申請系使用孕婦生物樣品(如孕婦血漿等),通過大規(guī)模并行基因組測序診斷胎兒染色體非整倍性,申請日為2008年7月23日,優(yōu)先權日為2007年7月23日,公開日為2010年9月29日。本申請涉及生物醫(yī)藥領域前沿技術問題,發(fā)明人包括該領域國際著名科學家。
2020年2月5日,國家知識產權局作出第202160號復審請求審查決定(以下簡稱被訴決定),以本申請權利要求1相對于對比文件1、對比文件3及本領域常規(guī)技術手段的結合不具備創(chuàng)造性為由,維持其原審查部門對本申請作出的駁回決定。被訴決定引用的對比文件如下:對比文件1.公開號為US2005/02213****的專利文獻,其公開了一種進行染色體核型分析的方法。對比文件3.《孕婦血漿中游離胎兒DNA測定在產前診斷中的應用》,載于《中華婦產科雜志》,2006年7月,第41卷,第7期,第492-494頁,其中載明:有學者研究發(fā)現(xiàn),孕婦血液循環(huán)中存在較豐富的游離胎兒DNA。
香港某大學向北京知識產權法院提起訴訟,請求撤銷被訴決定,判令國家知識產權局重新作出決定。
北京知識產權法院于2022年8月14日作出(2020)京73行初10465號行政判決:駁回香港某大學的訴訟請求。香港某大學不服,提起上訴。最高人民法院于2024年9月26日作出(2022)最高法知行終811號行政判決:撤銷被訴決定、一審判決,由國家知識產權局就香港某大學針對本申請?zhí)岢龅膹蛯徴埱笾匦伦鞒鰧彶闆Q定。
裁判理由
法院生效裁判認為:面對所要解決的客觀技術問題,本領域技術人員從現(xiàn)有技術中可以獲知的技術啟示原則上應該是具體、明確的技術手段,而非抽象的想法或者一般性的研究方向,僅依據(jù)尚不成熟的想法或者研究方向,即認定現(xiàn)有技術給出具體的啟示,隱含著后見之明的危險,容易低估發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性。而且,如果某一技術在申請日前尚處于發(fā)展的早期階段,對于該階段所屬領域的技術人員而言,由于可借鑒的現(xiàn)有技術信息很少,不確定性更多,對技術問題和技術手段缺乏成熟的認識,需要其自身進行更多的獨立摸索、思考和嘗試,在此過程中,對于其所作出的智力貢獻是否屬于創(chuàng)造性勞動,亦應結合申請日前的技術發(fā)展狀況和發(fā)展進程予以綜合考量。本案中,對比文件3雖然給出了孕育21三體胎兒的孕婦血漿中游離胎兒DNA水平與正常樣本存在顯著差異的技術啟示,但由于在本申請之前,本領域技術人員的普遍認知是孕婦母體血漿中游離胎兒DNA的情況非常復雜,有關孕婦血漿中胎兒各號染色體之間的DNA片段數(shù)量是否具有對應關系、胎兒各號染色體的DNA片段數(shù)量與胎兒細胞中的同號染色體數(shù)量是否具有定量關系等情況,均存在不確定性,因此,對比文件3尚未給出充分的技術啟示,足以促使本領域技術人員有動機選擇在孕婦母體血漿中適用與對比文件1實質相同的檢測方法檢測胎兒染色體的非整倍性,并最終能夠獲得本申請的技術方案。
裁判要旨
關于本領域技術人員對現(xiàn)有技術是否具有改進動機或者現(xiàn)有技術是否給出技術啟示的判斷,可以綜合考量申請日前所屬技術領域的發(fā)展狀況和發(fā)展進程。如果在申請日前本領域技術尚處于早期發(fā)展階段,本領域技術人員對于相關技術問題和技術手段的認識尚不成熟,則研發(fā)面臨的不確定因素更多。在此情形下,應當慎重認定本領域技術人員對現(xiàn)有技術具有改進動機或者現(xiàn)有技術給出技術啟示。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條第3款(本案適用的是2001年7月1日施行的《中華人民共和國專利法》第22條第3款)
一審:北京知識產權法院(2020)京73行初10465號行政判決(2022年8月14日)
二審:最高人民法院(2022)最高法知行終811號行政判決(2024年9月26日)