北京某智能裝備有限公司訴湖南省某智能裝備股份有限公司等專利權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛案-同日申請的發(fā)明專利與實(shí)用新型專利的銜接保護(hù)
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2023-13-2-160-003
關(guān)鍵詞
民事/專利權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)/發(fā)明/實(shí)用新型/同日申請/侵權(quán)/臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)/銜接保護(hù)
基本案情
北京某智能裝備有限公司系同日申請并獲得授權(quán)的專利號(hào)為201720132080.*、名稱為“用于拱架的吊裝夾具、抓手機(jī)構(gòu)和拱架臺(tái)車”的實(shí)用新型專利（以下簡稱涉案實(shí)用新型專利）和專利號(hào)為201710078689.*、名稱為“用于拱架的吊裝夾具、抓手機(jī)構(gòu)和拱架臺(tái)車”的發(fā)明專利（以下簡稱涉案發(fā)明專利）的專利權(quán)人。
原告北京某智能裝備有限公司在發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)取得侵權(quán)證據(jù)，并在發(fā)明專利授權(quán)公告后提起訴訟，訴稱：湖南省某智能裝備股份有限公司制造、銷售的拱架安裝車侵害其專利權(quán)。故請求判令停止侵害并賠償經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開支共計(jì)108余萬元。
湖南省某智能裝備股份有限公司辯稱：涉案發(fā)明專利技術(shù)在申請日之前已經(jīng)對外公開，屬于現(xiàn)有技術(shù)。涉案發(fā)明專利技術(shù)價(jià)值低。被訴侵權(quán)技術(shù)方案并未落入涉案發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)范圍。涉案發(fā)明專利對產(chǎn)品的貢獻(xiàn)度小。
法院經(jīng)審理查明：北京某智能裝備有限公司就同樣的發(fā)明創(chuàng)造于2017年2月14日申請了涉案實(shí)用新型專利與涉案發(fā)明專利。涉案發(fā)明專利在授權(quán)公告前要求保護(hù)的范圍與涉案實(shí)用新型專利授權(quán)公告的保護(hù)范圍不同。涉案實(shí)用新型專利和涉案發(fā)明專利均經(jīng)過無效程序的修改后存在保護(hù)范圍相同的權(quán)利要求。
針對湖南省某智能裝備股份有限公司關(guān)于本案被訴侵權(quán)行為發(fā)生在涉案發(fā)明專利授權(quán)公告日之前的抗辯理由，雙方當(dāng)事人在二審中進(jìn)一步明確各自的主張。北京某智能裝備有限公司述稱，其在本案中主張的損害賠償范圍為自涉案實(shí)用新型專利授權(quán)公告日到判決生效之日的侵權(quán)損害賠償；如果湖南省某智能裝備股份有限公司關(guān)于被訴侵權(quán)行為發(fā)生在涉案發(fā)明專利授權(quán)公告日之前的抗辯理由成立，則按照侵害實(shí)用新型專利權(quán)主張損害賠償，以此計(jì)算的損害賠償數(shù)額也能達(dá)到訴訟請求主張的數(shù)額。湖南省某智能裝備股份有限公司述稱，根據(jù)北京某智能裝備有限公司一審主張的訴訟請求，本案的審理范圍應(yīng)僅針對涉案發(fā)明專利。湖南省某智能裝備股份有限公司未實(shí)施侵害涉案發(fā)明專利權(quán)的行為，故不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；即使構(gòu)成侵害涉案發(fā)明專利權(quán)，損害賠償?shù)姆秶矐?yīng)當(dāng)從涉案發(fā)明專利授權(quán)公告日起計(jì)算，不應(yīng)當(dāng)包含從涉案實(shí)用新型專利授權(quán)公告之日至涉案發(fā)明專利授權(quán)公告之日這一期間的賠償。
陜西省西安市中級(jí)人民法院于2020年8月20日作出（2019）陜01民初704號(hào)民事判決：一、被告湖南某智能裝備股份有限公司自本判決生效之日起立即停止制造、銷售、許諾銷售等侵害原告北京某智能裝備有限公司專利號(hào)為ZL201710078689.3，名稱為“用于拱架的吊裝夾具、抓手機(jī)構(gòu)和拱架臺(tái)車”發(fā)明專利權(quán)的行為；二、被告中鐵某集團(tuán)有限公司自本判決生效之日起立即停止使用等侵害原告北京某智能裝備有限公司專利號(hào)為ZL201710078689.3，名稱為“用于拱架的吊裝夾具、抓手機(jī)構(gòu)和拱架臺(tái)車”發(fā)明專利權(quán)的行為；三、被告湖南某智能裝備股份有限公司自本判決生效之日起10日內(nèi)賠償北京某智能裝備有限公司經(jīng)濟(jì)損失100萬元（含為制止侵權(quán)行為支付的合理費(fèi)用）；四、駁回原告北京某智能裝備有限公司的其他訴訟請求。湖南某智能裝備股份有限公司提出上訴，最高人民法院于2022年11月2日作出（2020）最高法知民終1738號(hào)民事判決：一、維持陜西省西安市中級(jí)人民法院（2019）陜01民初704號(hào)民事判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)；二、撤銷陜西省西安市中級(jí)人民法院（2019）陜01民初704號(hào)民事判決第三項(xiàng)、第四項(xiàng)；三、湖南某智能裝備股份有限公司自本判決生效之日起10日內(nèi)賠償北京某智能裝備有限公司經(jīng)濟(jì)損失20萬元及合理開支81530元；四、駁回北京某智能裝備有限公司的其他訴訟請求；五、駁回湖南某智能裝備股份有限公司的其他上訴請求。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：專利法允許申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，是為了全面保障發(fā)明創(chuàng)造申請人的權(quán)益，故不能因?yàn)榘l(fā)明專利申請獲得授權(quán)而否定申請人此前依據(jù)實(shí)用新型專利申請所獲得的利益。申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造于同日申請實(shí)用新型專利和發(fā)明專利，在獲得實(shí)用新型專利授權(quán)后為取得發(fā)明專利授權(quán)而聲明放棄實(shí)用新型專利權(quán)，此種情形下，就他人在實(shí)用新型專利授權(quán)日至發(fā)明專利授權(quán)日期間未經(jīng)許可實(shí)施專利技術(shù)方案的行為，專利權(quán)人可循以下途徑請求公力救濟(jì)：一是對于實(shí)用新型專利授權(quán)日至發(fā)明專利申請公布日期間未經(jīng)許可實(shí)施專利技術(shù)方案的行為，可以侵害實(shí)用新型專利權(quán)為由請求救濟(jì)；二是對于發(fā)明專利申請公布日至授權(quán)日期間未經(jīng)許可實(shí)施專利技術(shù)方案的行為，可以支付發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)為由請求救濟(jì)，亦可以侵害實(shí)用新型專利權(quán)為由請求救濟(jì)。
本案中，涉案發(fā)明專利申請經(jīng)過修改，其在授權(quán)公告前要求保護(hù)的范圍與涉案實(shí)用新型專利授權(quán)公告的保護(hù)范圍不同，不構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造，可以分別獲得授權(quán)。但兩專利的權(quán)利要求均經(jīng)過無效程序中的修改，并在修改后的權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持有效，故兩專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)以修改后的權(quán)利要求為準(zhǔn)。涉案實(shí)用新型專利和涉案發(fā)明專利修改后存在保護(hù)范圍相同的權(quán)利要求，構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造。因此，本案實(shí)質(zhì)上仍然涉及兩專利權(quán)銜接保護(hù)的問題，可以參照適用上述規(guī)則。對于北京某智能裝備有限公司的訴訟主張，首先，專利法中關(guān)于同日申請的實(shí)用新型和發(fā)明專利的規(guī)定是為了全面保障發(fā)明創(chuàng)造申請人的權(quán)益而作出的特殊制度安排，既能使申請人較早地獲得專利權(quán)保護(hù)，同時(shí)又維護(hù)專利的先申請制度、保護(hù)期限制度以及禁止重復(fù)授權(quán)制度。本案中雖然權(quán)利人未放棄實(shí)用新型專利權(quán)，但同樣涉及同日申請的、存在相同保護(hù)范圍的發(fā)明和實(shí)用新型專利應(yīng)如何保護(hù)的問題。參照上述分析，權(quán)利人對于他人未經(jīng)許可在實(shí)用新型專利授權(quán)日至發(fā)明專利授權(quán)日這段期間的實(shí)施行為，有權(quán)以實(shí)用新型專利權(quán)作為權(quán)利基礎(chǔ)主張侵權(quán)損害賠償責(zé)任。其次，在被訴侵權(quán)行為從實(shí)用新型專利授權(quán)之日持續(xù)至發(fā)明專利授權(quán)之后的情況下，不能苛求當(dāng)事人在主張權(quán)利時(shí)對請求權(quán)基礎(chǔ)作出準(zhǔn)確區(qū)分，人民法院可以就此進(jìn)行釋明。如果權(quán)利人基于發(fā)明專利權(quán)主張權(quán)利，且主張的侵權(quán)損害賠償范圍及于實(shí)用新型專利權(quán)有效期間，人民法院可以一并處理，屬于訴的客體合并，不違反法律規(guī)定，亦符合同日申請發(fā)明和實(shí)用新型專利的制度目的。此種情形下，權(quán)利人無須再另行主張發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)，有利于糾紛的實(shí)質(zhì)解決和減輕當(dāng)事人的訟累。需要指出的是，本案的特殊之處在于，涉案實(shí)用新型專利系因未繳納年費(fèi)而終止，故從涉案發(fā)明專利授權(quán)日至涉案實(shí)用新型專利因未繳納年費(fèi)而終止這段期間，有兩項(xiàng)保護(hù)范圍相同的專利權(quán)利要求同時(shí)處于有效狀態(tài)?；趯＠麢?quán)的有效推定原則，在本案侵權(quán)訴訟中不能否定任一項(xiàng)專利權(quán)的有效性，但理應(yīng)擇一保護(hù)，不能重復(fù)保護(hù)。將涉案發(fā)明創(chuàng)造相關(guān)侵權(quán)糾紛合并審理，能更合理地處理這一特殊情況所帶來的問題。再次，本案中一審法院未對上述問題予以明確，北京某智能裝備有限公司在二審中主張其侵權(quán)損害賠償訴請涵蓋湖南某智能裝備股份有限公司等在涉案實(shí)用新型專利授權(quán)日至涉案發(fā)明專利授權(quán)日期間的專利實(shí)施行為，北京某智能裝備有限公司的該項(xiàng)主張系對其一審主張的損害賠償范圍的進(jìn)一步澄清，不屬于在二審程序中新增的訴訟請求，可以對此進(jìn)行審理，無須征得其他當(dāng)事人的同意。
綜上，本案的案由應(yīng)確定為侵害專利權(quán)糾紛，如涉及損害賠償問題的審理，則本案的審理范圍不僅包括涉案發(fā)明專利授權(quán)日之后的損害賠償，還包括涉案實(shí)用新型專利授權(quán)日至涉案發(fā)明專利授權(quán)日期間的損害賠償。
裁判要旨
申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造于同日申請實(shí)用新型專利和發(fā)明專利，在獲得實(shí)用新型專利授權(quán)后，為取得發(fā)明專利授權(quán)而放棄實(shí)用新型專利權(quán)的，其就他人在實(shí)用新型專利授權(quán)日至發(fā)明專利授權(quán)日期間未經(jīng)許可實(shí)施專利技術(shù)方案的行為，可以循以下途徑請求救濟(jì)：一是對于實(shí)用新型專利授權(quán)日至發(fā)明專利申請公布日期間未經(jīng)許可實(shí)施專利技術(shù)方案的行為，可以侵害實(shí)用新型專利權(quán)為由請求救濟(jì)；二是對于發(fā)明專利申請公布日至授權(quán)日期間未經(jīng)許可實(shí)施專利技術(shù)方案的行為，可選擇以支付發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)或者侵害實(shí)用新型專利權(quán)為由請求救濟(jì)。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第9條、第11條第1款、第13條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第9條、第11條第1款、第13條）
一審：陜西省西安市中級(jí)人民法院（2019）陜01民初704號(hào)民事判決（2020年8月20日）
二審：最高人民法院（2020）最高法知民終1738號(hào)民事判決（2022年11月2日）
