徐某、寧波某科技公司訴河北某橡膠制品公司、河北某路橋公司侵害發(fā)明專利權糾紛案-侵害標準必要專利權糾紛中FRAND許可義務的判斷及其對確定賠償數額的影響
人民法院案例庫 入庫編號：2023-13-2-160-057
關鍵詞
民事/侵害發(fā)明專利權/標準必要專利/FRAND許可義務/公平、合理、無歧視/過錯/賠償
基本案情
徐某系專利號為200410049491.*、名稱為“一種特大抗撓變梳型橋梁伸縮縫裝置”發(fā)明專利的專利權人。交通運輸部發(fā)布并實施的《單元式多向變位梳形板橋梁伸縮縫裝置》行業(yè)推薦性標準記載了上述專利技術方案，并在引言部分聲明專利持有人愿意同任何申請人在合理和非歧視的條件下就使用許可涉案專利進行談判。徐某以零元許可費授權其控股并擔任法定代表人的寧波某科技公司獨占實施涉案專利。河北某路橋公司在其中標的高速公路工程中，使用了河北某橡膠制品公司按照上述標準制造并銷售的伸縮縫裝置。徐某、寧波某科技公司認為，河北某路橋公司、河北某橡膠制品公司的行為侵害其專利權，起訴要求兩公司停止侵害并共同賠償經濟損失及合理費用合計300萬元。
河北省石家莊市中級人民法院于2020年5月15日作出（2019）冀01民初284號民事判決：河北某橡膠制品公司賠償徐某、寧波某科技公司經濟損失及合理費用共計10萬元，駁回徐某、寧波某科技公司其他訴訟請求。宣判后，徐某、寧波某科技公司及河北某橡膠制品公司均提出上訴。最高人民法院于2022年6月30日作出（2020）最高法知民終1696號民事判決：撤銷一審判決，改判河北某橡膠制品公司停止侵害并賠償徐某、寧波某科技公司300萬元。
裁判理由
法院生效裁判認為：由于標準面對的是不特定多數人，在公平、合理、無歧視原則的要求下，標準必要專利的許可方式一般應為普通許可，但是對此不能進行機械的理解。發(fā)放獨占實施許可是專利權人實施專利的一種方式，即便專利權人與被許可人達成獨占實施許可，只要專利權人或該獨占實施被許可人仍需對外承擔公平、合理、無歧視的許可義務，則不能僅因專利權人與被許可人達成獨占實施許可就認為專利權人違反了上述義務。在特定情況下，如專利權人與被許可人系有投資關系的關聯(lián)公司，或者專利權人系被許可人的股東、法定代表人等具有其他關聯(lián)利益關系等情形，獨占實施被許可人實施專利所獲得的利益與專利權人一致，此時，獨占實施許可費用可以較低甚至為零。基于關聯(lián)利益關系的許可條件與一般市場競爭環(huán)境下的許可條件可能存在差異，原則上不應僅因該種許可條件差異而認定專利權人違反公平、合理、無歧視的許可義務。本案中，專利權人徐某既是寧波某科技公司的法定代表人，又是該公司的股東和實際控制人，其基于其上述身份，免費將涉案專利獨占許可給寧波某科技公司，屬于正常的商業(yè)安排，且并不影響關于專利許可的商業(yè)談判，不構成對于其他專利實施人的價格歧視，沒有違反公平、合理、無歧視的許可義務。涉案專利為標準必要專利，推薦性標準中明確披露了涉案專利技術方案、專利號及權利人聯(lián)系方式。寧波某科技公司非但沒有主動尋求專利許可，在收到專利權利人發(fā)出的專利許可協(xié)商函后，仍不與專利權人進行磋商，反而在之后的工程中再次實施涉案專利，主觀上存在明顯過錯，因此應當承擔停止侵害并賠償損失的侵權責任。在適用許可使用費的倍數確定賠償數額時，對于雙方當事人的上述過錯情節(jié)應當重點予以考慮。
裁判要旨
1.標準必要專利的許可方式一般應為普通許可，但在特定情況下，基于關聯(lián)利益關系的許可條件與一般市場競爭環(huán)境下的許可條件可能存在差異，如專利權人基于與被許可人的關聯(lián)利益關系，作出的免費獨占許可屬于正常的商業(yè)安排，只要專利權人或該獨占實施被許可人對外仍承擔公平、合理、無歧視（FRAND）許可義務，并不影響關于專利許可的商業(yè)談判，原則上不應僅因該種許可條件差異而認定專利權人違反FRAND原則。
2.標準必要專利侵權糾紛中，專利權人是否違反FRAND原則以及被訴侵權人的過錯情況均有可能對于賠償數額的確定產生影響。如果標準必要專利的權利人并未違反FRAND原則，而在標準文件中明確披露了標準必要專利的技術方案、專利號及權利人聯(lián)系方式的情況下，被訴侵權人非但沒有主動尋求專利許可，在權利人發(fā)出通知后仍不進行磋商，反而繼續(xù)實施該專利的，可以認定被訴侵權人在主觀上存在明顯過錯；在適用許可使用費的倍數確定賠償數額時，對于該情節(jié)應當重點予以考慮。
關聯(lián)索引
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第24條（本案適用的是2016年4月1日施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第24條）
一審：河北省石家莊市中級人民法院（2019）冀01民初284號民事判決（2020年5月15日）
二審：最高人民法院（2020）最高法知民終1696號民事判決（2022年6月30日）
